Substantial value criterion in trademark law : A comprehensive review of the functionality of EUTMR Article 7(1)(e)(iii) - Lyyra, Milla (My University, 2022)
The trademark protection of shape can be annulled if any of the absolute grounds for refusal defined in Article 7(1)(e) of the European Union Trademark Regulation 2017/1001 are deemed to apply. The third indent of this Article prohibits trademark protection from signs which consist exclusively of a shape or another characteristic which gives substantial value to the goods. Also known as the substantial value criterion, the legislation has been criticized for its difficult application and the removal of the Article has been a common discussion among legal scholars. Based on these views this paper considers the most difficult aspects of this legislation as they have presented themselves in legislation and seeks alternative solutions for the current legal state. From the analysis of EU case law, it becomes evident that the interpretations of the terms ‘shape’ and ‘substantial value’ have proven the most difficult for the judicial system. As alternative solutions are considered the removal of the Article from legislation entirely and a reform relying on competition aspects. Removing substantial value completely requires substitutive protection and as possible replacements are considered the two other absolute grounds for refusal, design protection and copyright protection. Considerations of a possible reform rely on the aesthetic functionality utilized in the US, which employs a competition approach that could offer a more objective application practice compared to the struggles experienced with substantial value. As a conclusion the substantial value has a considerably limited scope which could be covered by alternatives forms of protection if removed from legislation. However, this paper ends up supporting the adoption of a competition approach due to its clear interpretation practice and the willingness the Commission of the EU has expressed to keep this Article in trademark regulation.

Muodon tavaramerkkisuojan ehdottomista hylkäysperusteista säädetään Euroopan Union tavaramerkkiasetuksen 2017/1001 artiklassa 7(1)(e). Tämän artiklan kohdassa (iii) säädetään merkeistä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta tai muusta ominaisuudesta. Myös merkittävän arvon poikkeuksena tunnettua sääntelyä on kritisoitu epäselvästä soveltamiskäytännöstä, minkä vuoksi poikkeuksen poistaminen kokonaan Euroopan Unionin tavaramerkkisääntelystä on saanut kannatusta asiantuntijoiden keskuudessa. Tämä tutkimus tarkastelee näiden kriittisten näkemysten pohjalta oikeuskäytännön merkittävimpiä ongelmia ja pyrkii etsimään ratkaisuja niihin. Tarkastelussa huomioidaan sääntelyn alkuperä osana Benelux-maiden tavaramerkkilakia ja heijastetaan tämän lain tavoitteita suhteessa nykyiseen ratkaisukäytäntöön. Euroopan Union tuomioistuimen oikeuskäytännön huolellisen analyysin perusteella on selvää, että lainsäädännön ongelmallisuus kietoutuu termien ‘muoto’ ja ‘merkittävä arvo’ tulkinnan ympärille. Yhdenmukaisten määritelmien puuttuessa laintulkinta vaihtelee eikä yhteneväistä tulkintalinjaa ole syntynyt, mikä asettaa omat haasteensa oikeusvarmuuden näkökulmasta. Ratkaisuina näihin ongelmiin tutkimuksessa harkitaan kahta päälinjaa: merkittävää arvoa koskevan poikkeuksen poistaminen lainsäädännöstä kokonaan sekä nykyisen lainsäädännön uudistaminen kilpailunäkökohdista toimivampaan ja selkeämpään muotoon. Merkittävän muodon poikkeuksen korvaavana suojana on tarkasteltu sekä muita tavaramerkkiasetuksessa säädettyjä ehdottomia hylkäysperusteita että malli- ja tekijänoikeussuojaa. Lainsäädännön uudistamista on harkittu Yhdysvaltojen esteettistä toiminallisuutta (aesthetic functionality) koskevan lainsäädännön kautta, joka vastaa pitkälti merkittävän arvon poikkeusta. Yhdysvaltalaisten tuomioistuinten markkinalähtöinen arviointi on tuottanut toimivan ja objektiivisen lainsoveltamiskäytännön, jonka omaksuminen eurooppalaiseen järjestelmään tarjoisi selkeyttä vaihtelevaan tulkintakäytäntöön. Lopputulemana voidaan todeta, että merkittävän arvon poikkeuksen soveltamisala jää verraten pieneksi, eikä säädöksen poistamisella voida katsoa olevan merkittäviä vaikutuksia markkinoiden toimivuuden kannalta. Tutkimus kuitenkin päätyy kannattamaan nykyisen lainsäädännön uudistamista Yhdysvaltojen esteettistä toiminnallisuutta mallintaen, jotta soveltamiskäytäntö pystyisi paremmin tunnistamaan kilpailun kannalta ongelmalliset tavaramerkit. Tätä näkökulmaa tukee myös Euroopan komission halukkuus pitää kyseinen sääntely osana Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntöä 2016 toteutetun tavaramerkkiuudistuksen jälkeen.
Keywords: trademark, substantial value, Article 7(1)(e)(iii), aesthetic functionality, EU law